I marchi “Testarossa” di Ferrari: la CGUE si pronuncia sui fattori da tenere in considerazione nella valutazione della decadenza del marchio per non uso

Con sentenza pubblicata il 22 ottobre 2020 (cause riunite C-720/18 e C-721/18), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 12, par. 1, (“Motivi di decadenza”) e dell’art. 13 (“Procedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi”) della direttiva 2008/95/CE[1] in materia di marchi d’impresa.

Ferrari TestarossaLe domande pregiudiziali sono state presentate dal Oberlandesgerichts Düsseldorf nell’ambito del contenzioso che ha coinvolto la Ferrari S.p.A. in merito alla domanda di cancellazione, per mancanza di uso effettivo, dei marchi “Testarossa” di proprietà della scuderia di Maranello.[2] In particolare, la Ferrari aveva impugnato la decisione del tribunale di primo grado che aveva accertato la decadenza sull’assunto che l’utilizzazione invocata da Ferrari non fosse idonea a dimostrare un uso effettivo dei marchi in questione.[3]

Il giudice a quo ha deciso di interpellare la CGUE in ordine agli aspetti da considerare nella valutazione dell’uso effettivo del marchio:

  • se occorra considerare l’intero mercato della classe di prodotti oggetto della registrazione (mercato di massa dei veicoli a motore e relativi ricambi) o solamente lo specifico segmento di mercato in cui il marchio sia effettivamente utilizzato (automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi ricambi);
  • se rilevi la commercializzazione di prodotti usati, già immessi in commercio dal titolare del marchio in Europa;
  • se, con riguardo ad un marchio registrato anche per parti del prodotto stesso, rilevi la commercializzazione degli accessori e pezzi di ricambio contraddistinti dal marchio, anche se del prodotto è stata interrotta la commercializzazione;
  • se rilevino i servizi forniti dal titolare per i prodotti già commercializzati;
  • quale parte debba sostenere l’onere della prova relativa all’uso effettivo di un marchio.

La Corte ha chiarito che l’uso di un marchio per contraddistinguere anche solo una parte dei prodotti o servizi della categoria per cui è registrato è considerato sufficiente al fine di evitare la decadenza, a condizione che il consumatore non percepisca tali prodotti come costituenti una sottocategoria autonoma rispetto a quella per la quale il marchio è stato registrato.[4]

Inoltre, ad avviso della Corte, un uso del marchio su un numero relativamente esiguo di unità di prodotto non è considerato meramente simbolico, bensì̀ effettivo ai sensi dell’art. 12, par. 1 della Direttiva. Parimenti, la CGUE ha affermato che l’uso effettivo di un marchio sussiste anche quando il segno è stato usato solamente per pezzi di ricambio o accessori che compongono i prodotti principali – sempre a condizione che essi non siano percepiti come appartenenti ad una sottocategoria autonoma.

Con riguardo ai prodotti già commercializzati, invece, la CGUE ha chiarito che il requisito dell’uso effettivo del marchio si ritiene soddisfatto

a)sia nel caso di vendita nel mercato dell’usato delle automobili immesse in commercio, se il segno viene usato “conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’identità̀ di origine dei prodotti per i quali è stato registrato”;

b) sia nel caso di fornitura di alcuni servizi relativi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, nella misura in cui detti servizi siano forniti con il marchio de quo.

La CGUE ha confermato altresì l’orientamento in base al quale “l’onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo» grava sul titolare di detto marchio.

[1] Direttiva 2008/95/CE è stata abrogata dalla successiva Direttiva 2015/2436, che tuttavia non ha innovato sugli aspetti oggetto della causa.
[2] Un marchio era stato registrato presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per i prodotti, rientranti nella classe 12 della Classificazione di Nizza: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, in particolare automobili e relativi ricambi».
Lo stesso marchio è stato altresì registrato presso il l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi per i prodotti della classe 12: «Veicoli terrestri, aeromobili e veicoli nautici, nonché parti di questi ultimi; motori per veicoli terrestri; parti costitutive di automobili, ovvero barre di rimorchio, portabagagli, portasci, parafanghi, catene da neve, deflettori d’aria, dispositivi di trattenuta della testa, cinture di sicurezza, seggiolini per bambini».
[3] La Ferrari aveva utilizzato i marchi: (i) per identificare pezzi di ricambio delle relative automobili, ma in un numero ritenuto esiguo dal Tribunale; (ii) nell’ambito dei servizi di manutenzione offerti in relazione ai veicoli «Testarossa», considerati non integranti un uso sufficiente per il mantenimento dei diritti conferiti dai marchi, ma solo una mera menzione degli stessi; (ii) nella vendita di veicoli di seconda mano, ritenuta non valevole ai fini del mantenimento dei marchi, dal momento che erano esauriti i relativi diritti a seguito della prima immissione in commercio dei prodotti.
[4] Secondo la Corte “[…] Il semplice fatto che i prodotti per i quali è stato utilizzato un marchio siano venduti ad un prezzo particolarmente elevato e, di conseguenza, possano appartenere ad un mercato specifico non è sufficiente per ritenere che essi costituiscano una sottocategoria autonoma della classe di prodotti per la quale tale marchio è stato registrato. In secondo luogo, è vero che le automobili qualificate come «sportive» sono automobili ad elevate prestazioni e quindi idonee ad essere utilizzate negli sport motoristici. Tuttavia, questa è solo una delle possibili destinazioni per tali automobili, che possono essere utilizzate, come qualsiasi altra automobile, anche per il trasporto su strada di persone e dei loro effetti personali.

 

 

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