La CGUE si pronuncia sul significato dell’espressione “usare [un marchio registrato] nel commercio”

Con sentenza pubblicata il 2 luglio u.s. (causa C-684/19), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito, “CGUE” o “Corte”) si è espressa sulla portata dell’espressione “usare nel commercio” contenuta nell’art. 5, par. 1, Direttiva 2008/95/CE e, oggi, prevista dall’art. 10, Direttiva (UE) 2015/2436.

Come noto, la norma in esame prevede che “[i]l marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio […] un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa”.

In estrema sintesi, il quesito portato all’attenzione della Corte mirava a definire se il soggetto, che trae un vantaggio economico dall’uso non autorizzato del marchio altrui, possa essere chiamato a rispondere di tale violazione anche nel caso in cui l’uso derivi dal fatto di terzi.

La fattispecie in esame vedeva opposte due società tra avvocati con analoga denominazione. A seguito di azione giudiziale esperita da MBK Rechtsanwälte GbR (o “MBK”) a tutela del proprio marchio (di seguito, il “Marchio”) avanti il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) la convenuta mutava la propria originaria denominazione in “MK Advokaten GbR” (di seguito, “MK”).

Nonostante il cambio di denominazione ed il provvedimento inibitorio ottenuto, MBK si avvedeva che, digitando sul motore di ricerca Google le parole “MBK Rechtsanwälte”, comparivano siti Internet che promuovevano ancora i servizi offerti da MK. MBK adiva nuovamente il Tribunale del Land, che condannava MK. In sede di impugnazione, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf), rinviava la causa alla CGUE, che affermava i seguenti principi:

  • il fatto di offrire in vendita prodotti o servizi sotto un segno identico o simile al marchio altrui e di fare pubblicità per tali prodotti o servizi sotto detto segno, costituisce un “uso” di quest’ultimo” (par. 19);
  • conseguentemente, “allorché una persona che opera nel commercio ordina presso il gestore di un sito Internet di inserzioni la pubblicazione di un annuncio, la cui visualizzazione contiene o è prodotta da un segno identico o simile al marchio altrui, si deve ritenere che tale persona faccia uso di detto segno” (par. 21);
  • al contrario, non è contestabile l’uso non autorizzato del marchio altrui, qualora la riproduzione dello stesso derivi da “atti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di gestori di siti Internet di referenziamento, con cui [l’utilizzatore non autorizzato] non intrattiene nessun rapporto diretto o indiretto e che agiscono non su sua commissione e per suo conto, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio” (par. 22);
  • il termine «usare», che figura all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, implica un comportamento attivo e il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso” (par. 23).

Ne deriva che, ad avviso della Corte, la nozione in esame “non può pertanto essere interpretata nel senso che una persona può, indipendentemente dal suo comportamento, essere considerata autrice dell’uso di un segno identico o simile al marchio altrui per il solo motivo che tale uso è idoneo a procurarle un vantaggio economico”.

Il testo integrale della sentenza è disponibile in lingua italiana al seguente link.

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