La Divisione di Cancellazione dell’EUIPO accerta la decadenza per non uso del marchio “Big Mac” di McDonald’s

L’11 gennaio scorso, con decisione n. 000014788, la Divisione di Cancellazione dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha revocato il marchio europeo “Big Mac”. Tale marchio denominativo era stato registrato per la prima volta nel 1998 dal noto franchising di fast food McDonald’s (e successivamente rinnovato) per le classi 29, 30 e 42 della classificazione di Nizza, rispettivamente per alimenti, sandwich e servizi di ristorazione in franchising.
Il caso trae origine da un’azione legale intrapresa dalla stessa McDonald’s per inibire ad una catena di fast food irlandese l’utilizzo del naming “Supermac’s“, sulla base della supposta somiglianza con il marchio Big Mac. Patrick McDonagh, l’amministratore delegato della catena, aveva replicato proponendo azione di decadenza (con l’intenzione dichiarata di accendere una luce su quello che egli definiva un fenomeno di “trademark bullying“).
Gli esaminatori hanno applicato l’art. 58.1, lett. a) del Regolamento sul marchio europeo (Regolamento n. 1001/2017), che prevede che i diritti del titolare decadono se “il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato“. A tale riguardo, l’Ufficio ha preso in considerazione le prove portate da McDonald’s per dimostrare l’uso del marchio negli anni 2012-2017: screenshot di pagine web, poster, materiali di packaging, nonché affidavit sui dati di vendita del sandwich in Europa firmati dai rappresentanti inglese, francese e tedesco della società statunitense. Tali prove non sono state ritenute sufficienti: in parte perché – come nel caso degli affidavit – provenivano da fonti non terze e imparziali; in parte, perché nessuna di queste è stata ritenuta idonea a provare una qualunque transazione commerciale avvenuta nel periodo considerato avente ad oggetto il prodotto. Tale conclusione è stata raggiunta anche con riguardo ai siti web ufficiali della società, considerato il fatto che nessun tipo di offerta di vendita del prodotto è risultata essere mai avvenuta attraverso tali canali.
La decisione, che ha già iniziato a far discutere, si pone come precedente interessante in tema di prova dell’uso idoneo ad evitare la decadenza ed evidenzia un approccio particolarmente esigente degli esaminatori europei.  La società americana ha subito annunciato l’intenzione di appellare la decisione avanti alla Commissione di ricorso.

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