L’EUIPO dichiara nullo il marchio costituito dall’opera “Flower thrower” dell’artista Bansky.

Con una pronuncia del 14 settembre scorso la Divisione di annullamento dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha dichiarato nullo per registrazione in malafede il marchio costituito dal celebre graffito noto come il “Lanciatore di fiori” (di seguito il “Marchio”), realizzato da Bansky nel 2005 a Gerusalemme sul muro che separa palestinesi e israeliani.

L’artista aveva depositato e registrato il marchio a nome della società Pest Control Office Limited al fine di evitare di divulgare la propria identità.[1]

Nel 2019 la Full Color Black, un’azienda inglese che produce biglietti di auguri e aveva interesse ad utilizzare l’immagine del “Lanciatore di fiori”,  ha depositato una domanda di nullità contro il Marchio, sostenendo la mala fede dell’artista, il quale avrebbe registrato il marchio senza utilizzarlo per fini commerciali.

Nell’ambito della pronuncia in questione, l’EUIPO ha evidenziato la presenza di circostanze idonee ad avvalorare la malafede dell’artista.

In particolare, l’Ufficio ha rilevato che la Pest Control Office Limited, che agisce in nome e per conto di Bansky, non ha mai venduto alcun prodotto né offerto servizi contraddistinti dal Marchio. A tal riguardo l’utilizzo del Marchio è avvenuto solo successivamente alla registrazione, mediante l’apertura di  una vetrina fisica e di uno shop online,[2] dopo che Bansky era venuto a conoscenza del deposito della domanda di nullità al fine di evitare la decadenza del Marchio per mancato uso.

Tale intento è stato anche dichiarato esplicitamente dallo stesso Bansky: “A greetings card company is contesting the trademark I hold to my art and attempting to take custody of my name so they can sell their fake Banksy merchandise legally.

Tali parole venivano interpretate come ammissione che l’uso del Marchio non fosse finalizzato alla creazione o al mantenimento di una quota di mercato attraverso la commercializzazione di beni, ma piuttosto osto in essere al solo fine di aggirare le disposizioni di legge. Infatti l’Ufficio ha identificato che l’uso del Marchio, avvenuto/concretizzatosi solo dopo l’avvio del procedimento di nullità, non costituisce prova dell’intenzione di utilizzare realmente l’immagine del graffito come Marchio, ma conferma, invece, l’intenzione dell’artista di ottenere un diritto esclusivo del Marchio per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio.

Alla luce delle prove fornite dalle parti, il comportamento di Bansky/Pest Control Office Limited è stato quindi valutato dall’Ufficio come contrario alle buone pratiche commerciali e avente come scopo principale quello di ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nella funzione di un marchio” e pertanto annullabile.[3]

Nella valutazione del comportamento del richiedente, l’Ufficio ha ripreso le considerazioni della Corte di Giustizia Europea nella decisione SKY vs Skykick (C-371/18) nell’ambito della quale la Corte ha specificato che un marchio può considerarsi depositato in malafede quando – sulla base di indizi oggettivi, rilevanti e concordanti – si accerti che il titolare abbia depositato la domanda senza l’intenzione di utilizzarlo, ma con la specifica intenzione di pregiudicare, in modo incompatibile con il principio della correttezza professionale, gli interessi di terzi, oppure di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un’esclusiva per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchi.

[1] Il marchio era stato formalmente registrato nell’agosto 2014 dalla Pest Control Office Limited.

[2] Nello specifico è stato aperto un negozio chiamato “Gross Domestic Product” a sud di Londra. Si tratta di una vetrina dove le persone possono vedere gli oggetti esposti e acquistarli online.

[3] Avverso tale decisione di nullità, la Pest Control Office Limited potrà depositare ricorso entro il 14 novembre 2020.

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