Marchio “Messi”: ai fini della valutazione del rischio di confusione, la notorietà del soggetto registrante è idonea ad influenzare la percezione del pubblico di riferimento.

Con sentenza resa nelle cause riunite C-449/18 e 474/18 e depositata il 17 settembre 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha rigettato l’impugnazione promossa dalla società spagnola Jaime Masferrer Coma contro la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea che aveva rigettato l’opposizione avverso la registrazione del marchio  “MESSI” registrato dal calciatore argentino per articoli e abbigliamento sportivo.

La suddetta società spagnola aveva fondato l’opposizione su un presunto rischio di confusione rispetto ai suoi marchi denominativi europei “MASSI”, registrati per articoli di abbigliamento, calzature, caschi per ciclisti, articoli di protezione e guanti. L’opposizione veniva accolta in prima istanza dall’EUIPO ma riformata dal Tribunale Ue che con sentenza del 26 aprile 2018 riteneva la notorietà del calciatore sufficiente a neutralizzare il rischio di confusione tra i segni.

Con unico motivo di impugnazione, l’EUIPO sosteneva che il Tribunale avesse violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 207/2009,[1] nel valutare l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi di tale disposizione unicamente sulla base della percezione di una parte significativa del pubblico di riferimento. Secondo l’EUIPO, non sarebbe necessario che esista un rischio di confusione per l’intero pubblico di riferimento per poterlo stabilire, essendo sufficiente che tale rischio esista per una parte anche minoritaria ma comunque non trascurabile di quel pubblico.

La Corte di giustizia ha richiamato e condiviso le argomentazioni svolte dal Tribunale. Pur essendo possibile che alcuni consumatori non avessero mai sentito parlare del sig. Messi Cuccittini (o non ricordassero di averlo fatto), tra tali consumatori non veniva ricompreso il consumatore medio normalmente attento, informato e cauto nell’acquisto di articoli sportivi o di abbigliamento. Il Tribunale ha quindi ritenuto che solo una parte trascurabile del pubblico di riferimento non avrebbe associato direttamente la parola “messi” al famoso calciatore. Secondo la Corte, quindi, il Tribunale aveva tenuto correttamente conto della percezione dei marchi in questione da parte di tutto il pubblico di riferimento.

La società opponente sosteneva inoltre che il Tribunale avesse errato nel dare rilevanza alla reputazione del calciatore Messi. Diversamente, tutti i personaggi famosi avrebbero il diritto di registrare automaticamente il proprio cognome come marchio, indipendentemente dal fatto che esistano marchi anteriori, praticamente identici.

A tal riguardo la Corte ha affermato che occorre tener conto anche dell’eventuale notorietà della persona che chiede la registrazione del suo nome come marchio, nella misura in cui tale notorietà è chiaramente suscettibile di influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.[2] Ne consegue che il Tribunale hacorrettamente ritenuto che la reputazione del sig. Messi Cuccittini fosse un fattore rilevante per stabilire una differenza concettuale tra la parola “messi” e la parola “massi”.

 

[1] Articolo 8, par. 1, lett. b): “In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: […]

  1. b) a causa dell’identità o somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.”

[2] Viene citata in tal senso la causa C-51/09 P Becker contro Harman International Industries, punto 37.

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