Secondo il Tribunale di Roma il principio dell’esaurimento opera solo per le importazioni parallele intra-SEE

Con la sentenza n. 16508/2020, il Tribunale di Roma si è pronunciato su un caso di contraffazione di un noto marchio di calzature a mezzo importazione parallela di prodotti.

La convenuta, infatti, aveva importato dagli Stati Uniti (e dunque al di fuori dello Spazio Economico Europeo) e poi commercializzato in Italia calzature recanti il marchio in questione, mentre la società attrice si affermava licenziataria esclusiva per l’Italia , lamentando la contraffazione del marchio ed atti concorrenza sleale.

Dopo aver ritenuto sufficientemente provato che il marchio di calzature in questione godesse di notorietà, il Tribunale ha affermato che secondo un consolidato orientamento lo il principio di esaurimento del diritto di marchio opererebbe con riferimento esclusivo alle importazioni parallele intra-comunitarie e non potrebbe essere applicato per analogia a quelle extra-comunitarie che, pertanto, rimarrebbero in ogni caso illegittime.

Sul punto, riprendendo un orientamento proprio della Corte di Giustizia Ue e della Cassazione, è stato inoltre chiarito che “residua il potere del titolare del marchio, in quanto tale, di opporsi all’importazione di prodotti contrassegnati, anche legittimamente, con detto marchio, là dove essi provengano da un paese extracomunitario ed egli, o altri da lui legittimati, non abbiano consentito all’introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo, senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale, regolare sdoganamento dei prodotti medesimi in un paese dell’Unione Europea, risultando ciò del tutto ininfluente sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale”.

Sulla scorta di tale principio, il Tribunale ha concluso per l’avvenuta contraffazione del marchio, in quanto la convenuta non era stata autorizzata all’importazione delle calzature né dalla società titolare del marchio calzaturiero né dall’attrice licenziataria.

Infine, il Tribunale ha accertato la sussistenza di condotte di concorrenza sleale sia ex art. 2598, n. 1, c.c., in virtù della confusione generata tra i prodotti offerti in vendita dalle due società, sia ex art. 2598, n. 2, c.c., per lo sfruttamento, da parte della convenuta, della rinomanza dei marchi illegittimamente commercializzati, nonché ex art. 2598, comma 3, c.c., per lo sfruttamento dell’accreditamento sul mercato e delle potenzialità attrattive del prodotto oggetto di causa, senza però sostenerne i costi e riducendo pertanto al minimo il proprio rischio imprenditoriale.

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