“SUPERMAN” vince la battaglia dei supereroi: L’EUIPO rifiuta la registrazione del marchio “SUPERZINGS”

Lo scorso 7 aprile, la Divisione di Opposizione dell’EUIPO si è pronunciata sulla notorietà del marchio figurativo “SUPERMAN”, registrato dalla società statunitense DC Comics per numerose classi di prodotti e servizi (tra cui la classe 16, libri e periodici e 41, servizi di intrattenimento relativi alla produzione e distribuzione di film).

La decisione è stata emessa nel corso del giudizio di opposizione n. B3060398, promosso dalla stessa DC Comics per il rigetto della domanda di registrazione del marchio figurativo “SUPERZINGS – Rivals of Kaboom”, depositato dalla società spagnola Magic Box INT. Toys per prodotti della classe 28 (tra cui giocattoli; carte da gioco e videogame).

 

L’opposizione era fondata sulla tutela di cui all’art. 8, comma 5, del Regolamento 1001/2017, che impedisce la registrazione di un segno identico o simile a un marchio anteriore notorio, quando l’uso senza giusto motivo del marchio depositato consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. L’Ufficio ha accolto la domanda di opposizione, sulla base dei seguenti principi di diritto:

  • In primis, non è problematico il fatto che la notorietà presso il pubblico di riferimento sia provata solo per una parte dei prodotti o servizi coperti dal marchio. In questo caso, era stata infatti dimostrata la notorietà del segno nell’Unione solo in relazione a beni inclusi nella classe 16, ma non per i servizi della classe 41: in particolare, “i servizi di intrattenimento consistono nella fornitura e nella distribuzione attraverso vari mezzi, tra l’altro, di film. Nessuno degli elementi di prova si riferisce a tali servizi, ma, invece, ai film stessi, che rientrano nella classe 9”;
  • La somiglianza tra i segni è stata ritenuta sussistente considerato il solo aspetto grafico. In entrambi i casi, infatti, i segni “presentano la stessa peculiare curvatura e le lettere iniziali comuni sono più grandi delle diverse lettere poste alla fine dei segni stessi”;
  • La prova dell’esistenza di un “collegamento” tra i segni (propedeutico alla dimostrazione di un rischio di pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore) si è fondata anche sul fatto che “i prodotti contestati della classe 28 possono presentare un legame con i prodotti della classe 16 della controparte, in quanto i primi costituiscono una delle più consuete estensioni commerciali dei secondi”. Qui l’Ufficio allude al fenomeno del merchandising di giochi ritraenti personaggi resi famosi da pubblicazioni fumettistiche;
  • In ragione del collegamento esistente tra i due segni, è stato così considerato “molto probabile che l’uso del segno controverso per tutti i prodotti della classe 28 [tragga] indebitamente vantaggio dal significativo grado di notorietà del marchio anteriore e dagli investimenti effettuati dall’opponente per ottenere tale notorietà”.

L’Ufficio ha così ritenuto fondata l’opposizione sulla base dell’art. 8, comma 5 e ha rigettato la domanda di registrazione per tutti i prodotti contestati.

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